진주인터넷신문

해외 시장 진출 시 개인 또는 중소기업의 경우, 경영자 스스로가 의도하지 않은 기술 및 노하우 유출로 인해 지적재산권 분야에서 소송과 같은 트러블에 휘말리는 사례가 자주 발생하고 있다. 지적재산권 관련 문제의 경우 적절한 시일 내에 대응하지 않았을 경우에는 권리가 박탈되거나 소멸될 수 있는 위험이 있으며, 손해배상을 해줘야 하는 경우도 발생한다.

따라서 대응 가능한 시기에 적절한 대응을 통해 시간적 경제적 위험을 최대한 줄이는 것이 중요하다. 구체적인 사례와 이에 대한 현지 전문가(변리사)의 의견을 통해 적절한 대응방법이 무엇인지 자세히 살펴보고자 한다.

일본 진출 시 직면 가능한 다양한 지식재산권 문제

자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼'

지식재산권 출원을 하지 않을 경우 발생할 수 있는 사례

먼저 일본 시장 진출 전, 지적재산권 출원을 하지 않았을 경우 발생할 수 있는 사례 및 대응 방법에 대한 전문가 의견을 정리하면 다음과 같다.

시기	일본 시장 진출 전
사례(1)	제품의 샘플 이나 도면을 사업 파트너 또는 바이어에게 전달했으나 그들 명의로 출원됐을 경우
위험요소	제3자에 의한 권리 주장으로 인해 자사 기술 또는 제품을 활용한 사업이 어려워진다.
대응방법	자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼' 일부 발췌
전문가 의견	외국 기업으로부터 메일 등으로 문의가 들어온 경우의 체크 사항 거래 조건에 대해 답변을 하기 전에, 우선 사실 관계를 확인해야 한다. ① 자사 거래처 등으로부터의 소개 유무 확인, ② 소개가 없는 거래처의 경우 조사, ③ 정보조사회사 여부를 확인하고, ④ 그 후에 「메일을 받았다」고 답변한다. 그 후 ①~④의 내용을 바탕으로 해야 하는 것을 정하는 것이 필요하다. 바로 정보를 요청하게 되는 경우는 신중히 검토해야 한다. 조심성 없는 정보 공개에 의한 선구 출원과 「영업 기밀」의 상실 도면, 샘플 등을 부주의하게 상대방에게 먼저 건네주면 그러한 정보를 기초로 상대방에 의해 특허권 등이 출원돼 버릴 가능성이 있다. 평소 정보 선별 및 기밀 관리 (1) 정보 유출을 피하기 위한 정보 선별 비즈니스 기회가 갑자기 찾아오는 경우도 있다. 그럴 경우, 위와 같은 문제를 피하기 위해서는 평소에 사외에 내도 좋은 정보인지 아닌지를 선별해 둘 필요가 있다. 구체적으로는 최소한 ① 절대 회사 밖에서 노출하지 않고 사내에서도 한정된 자만이 접근할 수 있는 정보, ② 경우에 따라 기밀유지 계약 등의 노력을 다한 후 사외에 내도 되는 정보(다만 유출의 각오가 되는 것에 한정), ③ 이미 출원한 경우 등 사외에 내도 되는(오히려 적극적으로 어필해야 하는) 정보, 등의 3단계 정도로 나눠 정리해 둘 필요가 있다. (2) 영업 기밀로 보호하기 위한 기밀 관리 ① 및 ②의 정보에 대해서는 회사의 규모나 정보의 중요성 등에 따라 할 수 있는 범위에서 비밀번호를 걸어 한정된 사람만이 접근할 수 있도록 하는 등의 영업 기밀 규정을 책정해 관리할 필요가 있다. 정보를 전달할 때의 대응 샘플 등의 정보를 전달하는 것을 선택한 경우에는 상대에게 건네준 정보의 내용이나 반환 시기 등을 기재한 [기밀유지 계약]을 맺어 두는 것이 바람직하다. 단, 외국 기업에 대해서는 기밀유지 계약체결은 도움이 되지 않는 경우가 있다는 점에 주의해야 한다.
참조	기밀유지 계약에 있어 상대방에게 의미를 정확하게 전달하는 것이 중요하기 때문에 외국 기업과 거래를 할 경우, 한국어와 상대 기업의 자국어로 병기한 계약서를 미리 준비하는 것이 좋다. 또한 기밀유지 계약서에 아래와 같은 범위에 대해 명확하게 기재하는 것이 좋다. - 거래에 관한 정보를 공개할 경우 - 제품에 관한 데이터를 공개할 경우 - 제품 샘플을 제시할 경우 - 공장 견학 수용 시, 진출처 공장·연구시설 출입 시 등

 

시기	일본 시장 진출 전
사례(2)	새로 개발한 기술이나 디자인을 사용한 제품을 전시회에서 전시한 경우
위험요소	제3자에 의한 먼저 출원돼 자사에서 권리 취득이 불가능해 진다.
대응방법	자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼' 일부 발췌
전문가 의견	전시·팜플렛 게재 등으로 인한 불이익 가능성 (1) '신규성 상실'로 특허권 등을 취득할 수 없게 될 가능성 전시회에 전시하거나 팜플렛에 게재된 것에 의해 기술이나 디자인이 공개돼 특허권, 디자인권등의 취득의 요건인 「신규성」을 잃어 일본뿐만 아니라 외국에서도 권리를 취득할 수 없게 돼버리는 경우가 발생할 수 있다. 국가에서 일정 규모의 전시회에 대해서는 출전에 의해 신규성을 잃지 않는다는 신규성 상실의 예외 사유를 정하고 있지만 인정 기준은 나라마다 상이함으로 현지 전문가와의 상담이 필요하다. (2) '공개(또는 공지)'가 돼 영업 기밀로 보호되지 않게 될 가능성 '영업 기밀'로서 보다 높은 보호를 받기 위해서는 '공개(공지)'된 것이 아니어야 하지만, 전시회 등에서 공개할 경우 영업 기밀로 인정받지 못해 법적인 보호를 받을 수 없게 될 가능성이 있다. (3) 전시 정보의 선별과 필요한 권리의 출원 전시회에 내놓기 전에 그 기술과 디자인을 특허권과 디자인권, 영업 기밀 등으로 보호할 필요가 있는지 검토해야 한다. 특허권이나 디자인권등에 의해 보호할 필요가 있는 경우에는 전시회 출전전에 출원을 끝내 두는 것이 좋다. 출전 등 증거 확보 (1) 출전 등의 증거 확보 출원을 하지 않고 공개했을 경우, 제3자가 해당 권리를 취득해 금지나 손해배상 등을 요구하는 소송을 제기하는 케이스가 있다. 제3자의 권리를 무효화하기 위한 증거나 종래 범위에서 계속 사용할 선사용권을 주장하기 위한 증거로 해당 기술이나 디자인을 전시회에서 전시한 증거를 공증 등에 의해 확보해두는 것이 좋다. 다만, 전시등의 증거가 절대적으로 유효한 방어 수단이 되는 것은 아니라는 것에 유의해야 한다. 확보한 증거에 대해서는 전문가와 상담하면서 진행하는 것이 필요하다. (2) 증거 확보 시의 주의점 상표권에 대해서는 (1)에서 기술한 증명은 거의 의미가 없기 때문에 그 나라에서 비즈니스를 생각하고 있다면 회사명이나 제품명은 전시회 이전에 출원해 두는 것을 기본으로 해야 한다. 또 일본 국내에서 이미 제조, 판매하고 있는 제품에 대해서도 국가에 따라 실질적으로는 심사하지 않은 권리(디자인권이나 실용신안권 등)로 등록돼 버릴 가능성이 있기 때문에 사전에 조치가 필요하다. 현지에서 침해자가 되지 않도록 주의 전시회에서의 출전이나 현지에서의 영업활동을 할 경우, 현지의 지적 재산권을 침해할 가능성이 있기 때문에 전시회 출전 전에 가능한 범위에서 조사해 두는 것이 좋다. 조사대상이나 방법 등의 범위 축소, 외주의 필요성 여부 등에 전문가의 의견을 채택하는 것이 좋다.
참조	전시회 실패 사례에 대해 진출 예정국 전시회에서 내년 출시 예정인 제품(식품)의 샘플을 나눠줬더니 제3자에 의해 상품명이 먼저 상표 등록되고 상품화돼 버렸다. 이로 인해 해당 상품을 예정국에 수출할 수 없게 돼 해외 시장 진출을 단념하게 돼 버린 사례가 있다. 사전 마케팅은 중요하지만 샘플 등의 상품을 널리 배포할 경우에는 미리 진출 예정국에 상표 출원 및 등록을 완료하는 것이 좋다.

일본 시장 진출 고려 시 발생 가능한 사례

다음으로는 일본 시장 진출 고려 시 발생할 수 있는 사례 및 대응 방법에 대한 전문가 의견을 살펴보고자 한다.

구분	일본 시장 진출 고려 시(계약 조정, 기술 공유, 위탁생산)
사례(1)	OEM에 제공한 부품이나 설비 등으로 인해 노하우(자사 기술)이 노출돼 버렸다.
위험요소	OEM에서 자사 기술을 독자적으로 활용 및 활동해 해외 시장 진출이 어려워진다.
대응방법	자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼' 일부 발췌
전문가 의견	OEM처와의 계약 기술 사용에 대한 계약 및 권리 선 출원을 하는 것이 좋다. 권리화가 어려운 기술에 대한 대응 권리화가 어려운 기술에 대해서는 선사용권을 주장할 수 있도록 사전 준비를 해놓는다. 선사용권을 인정받기 위해서는 현지 공증인에 의한 공증이 필요하다. OEM에서 불량품 유출 기술이전 달성도 기준에 대해 계약서에 상대국 기준에도 부합하는 기준으로 기재한다. 또한 기술 공여 시에 제공하는 자료나 지도 범위도 명기해두는 것이 좋다. OEM 생산에서 ODM 생산으로의 전환 OEM에서 ODM으로 이행할 때에는 지적재산의 귀속 여부를 포함한 내용을 추가하는 등 재계약 계약내용을 재검토하여 갱신하는 것이 중요하다.
참조	선사용권 제도란? 발명의 내용을 공개하지 않고 그 발명을 실시할 권리를 지키는 제도를 말한다.

 

구분	일본 시장 진출 고려 시(라이선스 계약)
사례(2)	라이선스 계약에 문제가 있어 제3자의 권리를 침해해버렸다.
위험요소	제3자의 라이선스 권리를 침해해 소송을 당했다.
대응방법	자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼' 일부 발췌
전문가 의견	권리가 있다고 안심하지 말 것 (1) 의도치 않더라도 타인의 권리를 침해해 소송을 당할 가능성이 있다. 특허권 등이 부여돼 있다고 해서 해당 특허권 등의 대상이 되는 기술의 실시가 제3자의 권리를 침해하지 않는다고는 할 수 없다. 예를 들어 라이선스 대상 기술의 실시를 위해 타인이 특허권을 가진 발명을 이용해야 하는 경우에는 해당 기술의 실시는 그 타인의 특허권 침해가 된다. 그리고 라이선스 기술의 실시로 라이선시가 타인의 권리를 침해한 경우 라이선스와 함께 소송 당할 가능성이 있다. (2) 권리가 무효가 될 가능성도 있다. 이 경우, 라이선시가 이미 지불한 로열티를 돌려 달라고 라이선서를 고소할 수도 있다. 라이선스하는 권리·기술 등에 문제가 없는지 확인 이런 문제를 피하기 위해서는 라이선스 대상 지역에서 라이선스할 권리가 무효가 될 가능성이 없는지 등을 상세하고 폭넓게 조사 및 검토하는 것이 중요하다. 계약 조항으로 위험 회피 불보증 및 불반환 조항을 계약서에 명기해두고 이러한 문제를 회피할 수 있는 경우도 있다. 법령에 의한 규제가 있을 경우에 주의 단, 라이선스를 실시하는 국가에 따라서는 앞에서 서술한 불보증 조항이나 불반환 조항은 무효가 될 가능성이 있으므로 라이선스를 할 때는 해당 국가의 법령 확인을 하는 것이 중요하다.
참조	라인선스(license): 외국에서 개발된 제품이나 그 제조 기술의 특허권 또는 노하우의 사용 허가 라인선서(Licensor): 전술한 기술 또는 권리를 허가 해준 사람 라이선시(licensee): 전술한 기술 또는 권리를 허가 받은 사람

시사점

해외 시장 진출에 있어서 진출 국가에 해당 지적재산권의 선 출원은 가장 우선순위로 설정해 진행하는 것이 좋다.

 

해당 권리에 대한 확보가 명확하게 설정돼 있을 경우, 진출 전 또는 진출 후 발생하는 모든 상황에 대해 시간적, 경제적 로스를 최소화해 대응할 수 있다. 또한 여러 분쟁에 대비해 상대 기업과 계약서를 작성할 경우, 한국어 및 상대 기업 자국어 두 가지로 병기해 계약 내용에 대해 확실하게 명시하는 것을 권유한다.

 

특히 전술한 대응에 대해서는 현지 변호사 또는 변리사를 통해 정확하고 신속한 법적 대응을 하는 것이 중요하다. 관련해서 도쿄IP-DESK에서는 현지 전문가와의 법률상담을 연결하고 있어 우리 기업이 일본 시장 진출 시 발생할 수 있는 지적재산관련 소송 위험에 대해 면밀한 사전준비를 가능하게 하도록 지원하고 있다. 우리 기업의 적극적인 활용으로 보다 많은 비즈니스 성과를 거둘 수 있기를 기대해 본다.

자료: 일본 특허청 '중소기업용 지적재산권소송 위험 대응 매뉴얼' 일부 발췌, 참조 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합

포스팅출처 : KOTRA 해외시장뉴스 2021-01-26
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